在先標識與在先商標哪個更“先”？
      因認為陜西省西安市新城區(qū)米菊英泡饃館（下稱米菊英泡饃館）、上海漢濤信息咨詢有限公司（下稱漢濤公司）、北京三快科技有限公司（下稱三快公司）使用“老米家”標識侵犯了自己對“老米家”商標享有的商標專用權，西安市自然人米金龍展開了一場商標權訴訟。
      日前，陜西省高級人民法院（下稱陜西高院）作出終審判決，維持了原審判決，認定米菊英泡饃館并未侵犯米金龍享有的涉案商標專用權，漢濤公司、三快公司作為米菊英泡饃館發(fā)布涉案團購信息的網(wǎng)站運營商，亦不構成商標侵權。
      據(jù)了解，2011年12月，米金龍經(jīng)國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）核準，獲準注冊第8694402號“老米家”商標，核定使用在肉泡饃、肉夾饃（方便食品）、元宵等第30類商品上。米金龍在西安市北廣濟街經(jīng)營有“果淵齋清真米家泡饃館”。
      2015年11月，米金龍發(fā)現(xiàn)米菊英泡饃館在漢濤公司經(jīng)營的大眾點評網(wǎng)、三快公司經(jīng)營的美團網(wǎng)上使用“老米家”商標進行宣傳，認為其構成商標侵權，遂將三者訴至西安市中級人民法院，請求法院判令三被告停止侵權行為，并賠償其經(jīng)濟損失及合理費用共計100萬元。
      經(jīng)審理，一審法院判決米菊英泡饃館、漢濤公司、三快公司均不構成商標侵權，駁回了米金龍的訴訟請求。米金龍不服一審判決，隨后向陜西高院提起上訴。
      經(jīng)審理，陜西高院認為，米菊英泡饃館將“老米家”標識突出使用在經(jīng)營場所、餐具等處，起到了指示服務來源為米家傳承人的功能。同時，米金龍雖然獲準注冊涉案商標“老米家”，但“老米家”標識是幾代米姓人努力打造的品牌，米金龍對此亦表示認可。米金龍在使用“老米家”商標的同時也突出使用“果淵齋”商標加以區(qū)別。此外，再結(jié)合米菊英泡饃館的發(fā)展歷史，多年來已經(jīng)形成其固定的消費群體，不會導致一般相關公眾與米金龍?zhí)峁┑纳唐樊a(chǎn)生混淆誤認。雙方同為米姓族人，均應遵守誠實信用的原則。米金龍不能以在后取得的涉案商標專用權對抗米菊英泡饃館的在先使用權，米菊英泡饃館也應尊重米金龍對涉案商標“老米家”享有的專用權，應規(guī)范使用“老米家”字號，共同保障和促使“老米家”品牌的健康發(fā)展。
      綜上，陜西高院二審判決駁回米金龍的上訴，維持原判。（鄭斯亮）
      行家點評
      明興楠 萬慧達北翔知識產(chǎn)權集團 
      律師：隨著人們的知識產(chǎn)權保護意識不斷增強，注冊商標應當受到法律保護，他人擅自使用即構成商標侵權的觀點成為人們的普遍認知。但這種觀點是否能夠涵蓋所有市場情形，有待商榷。該案中，二審法院以被告“在先使用”為由認定其使用“老米家”商標未構成侵權，從多個維度解讀了我國現(xiàn)行商標法第五十九條第三款規(guī)定的“在先使用抗辯”的成立條件及適用問題。
      從該案二審判決可以看出，實踐中對于“商標的合理使用”也存在一定的斟酌空間，尤其是我國現(xiàn)行商標法第五十九條第三款從法律層面對保護因已經(jīng)實際在先使用而產(chǎn)生識別作用的商標，同時平衡在后商標注冊人和在先商標使用人之間的利益沖突，以維護公平競爭的市場秩序進行了規(guī)定。該案中，二審法院主要從商標顯著性、商業(yè)模式的市場慣例、善意使用與否以及市場區(qū)分這幾個角度對于“商標合理使用”進行了綜合判定。
      首先，陜西當?shù)氐幕孛癫惋嬈髽I(yè)常以“老姓氏家”這一命名方式作為其品牌和招牌，因此“老米家”這3個字的顯著性除了自身因素外，當?shù)氐纳虡I(yè)經(jīng)營模式也是導致其顯著性較弱的重要考量因素。
      其次，在前述商標顯著性以及商業(yè)模式運營的基礎之上，判斷“米菊英泡饃館”使用“老米家”的主觀狀態(tài)就相對更為客觀，在案證據(jù)亦明確“米菊英泡饃館”的成立日期（2009年）要早于“老米家”商標的申請注冊時間（2010年），因此“米菊英泡饃館”利用當?shù)氐纳虡I(yè)運營模式使用“老米家”并不存在惡意攀附的情形，而且其在實際使用中均同時使用“西羊市”及“西羊市127號”進行標識的區(qū)分，相關公眾一般將“老米家”認定為描述性的詞匯，因而不會導致相關公眾對服務來源產(chǎn)生混淆誤認。
      此外，從商標在先使用人的角度來說，如果在涉案商標申請注冊日前，其已經(jīng)對該商標使用且具有影響力，不僅可以依據(jù)上述條款主張“在先使用抗辯”，還可以依據(jù)我國現(xiàn)行商標法第四十五條規(guī)定，在5年的規(guī)定期限內(nèi)對已經(jīng)注冊的商標提起無效宣告請求。
      商家泉 北京高文律師事務所 
      律師：該案二審法院以“先用權”維持了一審判決結(jié)果。我國現(xiàn)行商標法中的“先用權”類似于專利法中的先用權，都是出于利益平衡而設置，既是對商標權的限制，又是對未注冊商標的保護，恰似一個硬幣的兩面。我國現(xiàn)行商標法第五十九條第三款從商標權利限制角度出發(fā)，賦予未注冊商標繼續(xù)使用的抗辯權。
      “先用權”抗辯應注意以下問題：第一，“先用權”以在中國的在先使用為前提，是出于地域原則的要求；第二，“先用權”以“雙先”使用為前提，即一般原則是先于商標的申請注冊日，申請注冊日前商標已經(jīng)使用的，則先于商標的使用日；第三，在先使用商標抗辯應以善意使用為前提，“善意”曾出現(xiàn)于2007年5月公布的商標法修改草稿中；第四，“先用權”應保持原有范圍的使用，原有范圍的限制首先是產(chǎn)銷規(guī)模及產(chǎn)品類別的限制，而對于原有范圍是否包含銷售區(qū)域則具有爭議，因為不得限制商品自由流通，但一般認為對于首次投入市場的范圍則可以限制在原范圍內(nèi)；第五，“先用權”應連續(xù)使用至發(fā)生爭議時、中斷不得超過3年，2007年5月公布的商標法修改草稿中相關條款有“連續(xù)使用”的要求，而我國現(xiàn)行商標法第五十九條第三款未明確要求“連續(xù)使用”，但綜合考慮注冊商標“撤銷三年不使用”制度以及我國商標法實施條例有關規(guī)定，對于中斷3年的使用，應當重新計算“先用權”的起點時間；第六，在先使用應當產(chǎn)生了一定影響；第七，商標權利人可以要求在先商標在繼續(xù)使用時附加適當區(qū)別標識；第八，“先用權”應當與營業(yè)一并轉(zhuǎn)讓、承繼，如股權轉(zhuǎn)讓、繼承、企業(yè)收購等，不得脫離營業(yè)單獨轉(zhuǎn)讓。
      具體到該案，米菊英作為米姓族人，在2009年10月便以“老米家”字號經(jīng)營泡饃館，早于涉案商標申請注冊日，經(jīng)過長時間使用，已經(jīng)具備一定知名度；其使用是連續(xù)的、善意的，也具有正當性；在“老米家”前面添加了區(qū)別標志“西羊市”前提下，不至于導致消費者產(chǎn)生混淆誤認。而米菊英泡饃館的經(jīng)營者馬毅特與米菊英泡饃館名稱中的米菊英系母子關系，具有營業(yè)上的承繼性，可以承繼“先用權”。